Mag je aangepaste merkproducten doorverkopen?

Nike schoenen pimpen, hoe oordeelt de rechter?

Het is tegenwoordig een trend om Nike schoenen te pimpen en vervolgens door te verkopen. Recent is er een rechtszaak geweest tussen Nike en de maker van zogenaamde Satan Shoes. Deze schoenen zijn originele Nike Air Max 97s schoenen, die in een samenwerking tussen rapper Lil Nas X en een producent zijn bewerkt en weer doorverkocht. De rechter heeft bepaald dat deze Satan Shoes niet meer mogen worden verkocht. De rechtszaak speelde in de VS. Hoe zal een rechter in de EU hierover oordelen?

Een merkhouder zoals Nike heeft het alleenrecht om een merkproduct op de markt te brengen. Degene die de schoenen van Nike geleverd heeft gekregen mag die in principe wel doorverkopen en diegene mag het product ook weer verder verkopen. Dit heet uitputting: eenmaal in de handel gebracht, kan het merk de verkoop niet meer tegenhouden door zich op het alleenrecht te beroepen.

Hierop is wel een uitzondering. Als Nike een gegronde reden heeft kan Nike zich verzetten tegen doorverkoop. Van een gegronde reden is sprake als de toestand van het product is gewijzigd of verslechterd.

Niet bij elke wijziging aan een merkproduct geldt dat de merkhouder, zoals Nike, zich tegen doorverkoop kan verzetten. Het moet dan gaan om een “meer dan geheel ondergeschikte wijziging”. Als er meer dan geheel ondergeschikte wijzigingen zijn, moet het merk van het merkproduct worden verwijderd, in onderhavig geval het logo en de naam van Nike. Als verwijdering van het merk in redelijkheid niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld de schoenen dan beschadigd zijn, moet worden vermeld dat er een aangepast product wordt verkocht. Als er aan die voorwaarden is voldaan, is er op basis van het merkenrecht geen recht van verzet op doorverkoop door de merkhouder. Het is daarbij belangrijk dat niet de indruk van een economische band met de merkhouder wordt gewekt.

In het geval van de Satan Shoes was het zo dat veel klanten boos waren op Nike omdat zij dachten dat Nike de Satan Shoes had ontwikkeld en verkocht. Zoals gezegd heeft een rechter in de VS de verkoop verboden. Dat zal in Europa mogelijk niet anders zijn. De discussie zal erover gaan of het merk Nike verwijderd kan worden van de schoenen en zo niet, of er voldoende duidelijk is gemaakt dat het om een aangepaste versie gaat.

Lijdt Nike reputatieschade door een bewerking, dan is de kans dat Nike optreedt tegen de verkoop groot. Een merkhouder moet er wel zoveel mogelijk aan doen om merkinbreuk te voorkomen en daartegen op te treden, omdat het merk anders minder waard wordt.